2017年美国联邦最高法院判决译述（10）

From 齐冠云法与译 2019-03-23

【自本期起我的研究生们一起参与美国联邦最高法院的判决译述，这样就有望能在年底之前多介绍一些判例了。本期推送的案子是专利侵权案，实质上大法官们对如何理解法条做了深入分析。本期作者为齐冠云，华东政法大学国际法学院学士，复旦大学国际金融法学硕士生在读，是目前我门下最小的弟子，自云理科根基较好，所以我把知产案子交给他做，第一次撰稿就锋芒初露，给他改稿时不禁赞叹后生可畏矣。还请大家不吝赐教。】

生命科技公司诉普罗麦格公司——专利侵权案

原案名：Life Technologies Corp. v. PromegaCorp.

判决日期：2017年2月22日

案号：14–1538

判决原文：https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/14-1538_p8k0.pdf

主笔：索托马约尔大法官（肯尼迪、金斯伯格、布莱恩和卡根大法官附议；托马斯和阿力托大法官附议除第II-C部分之外的其他部分；阿力托大法官撰写部分同意的附和意见，托马斯大法官附议；罗伯兹大法官没有参与本案的判决）

判决主旨：“专利发明的全部或主要部分”中的“主要部分”应按数量标准来理解，仅仅专利产品的单一组件不算主要部分。因此，如果某项专利产品由多种组件组成，仅仅其中单个组件在美国生产，并与其它组件共同在外国进行组装，不构成专利侵权。

判决译述：

案情

本案涉及一种名为Tautz的基因测试工具，这是一种专利产品，由五种组件构成，其中包括Taq聚合酶，该产品在执法机构的法医鉴定中以及临床医疗和研究机构的工作中应用广泛。Promega公司拥有该产品的专利权的排他使用许可。

Promega公司将该工具的专利实施权转授给了LifeTechnologies公司（生命科技公司，以下简称“生科公司”)，但仅允许后者为执法机构生产和销售该工具。

得到授权后，生科公司分别组织在美国和英国生产该工具的组件，其中在美国仅生产Taq聚合酶一种，并将其船运至英国，与在英国生产的其他四种组件一起组装。

然而，生科公司超出了原合同的约定，将经营范围扩大到临床医疗和研究机构，因此Promega公司认为其侵犯了自己的专利权，应当依照美国《专利法》第271(f)(1)条承担法律责任，遂向联邦地区法院提起诉讼。

存在歧义的第271(f)(1)条

美国《专利法》第271(f)(1)条规定，如果未经授权，在美国境内组装某专利产品的组件构成专利侵权，那么如果组装地改为美国境外，只要其中构成该专利产品的“全部或主要部分（substantialportion）”的组件仍来自于美国境内，则同样构成专利侵权。

那么问题来了：怎样判断某组件是不是专利产品的“主要部分”？联邦地区法院和联邦巡回上诉法院对此存在不同的理解。

案件在联邦地区法院审理时，陪审团认为被告生科公司故意侵犯了原告Promega公司的专利权。然而，法官却没有采纳陪审团的裁决，而是批准了被告公司的动议（motion），认为对“主要部分”的理解应从数量(quantitative)标准出发，仅提供一种组件并不构成第271(f)(1)条中规定的“主要部分”。因此判决生科公司没有构成侵权。

凡没有采纳陪审团裁决的一审判决几乎都逃不掉被上诉甚至被改写的命运。

Promega公司上诉至联邦巡回上诉法院，上诉法院果然持相反的态度，他们对“主要部分”的理解基于质量(qualitative)标准，认为即使只提供了多种组件中的一种，但如果该组件对整个产品而言举足轻重，依然可以构成第271(f)(1)条中规定的“主要部分”。因此撤销了原判，改判生科公司构成侵权。

生科公司不服，上诉至美国联邦最高法院。

联邦最高法院对“主要部分”的理解

（1）数量标准还是质量标准？

联邦最高法院认为，首先，应当从条文字面来理解。虽然专利法并没有对“主要部分”进行解释，但根据通常理解，它可以指“十分重要的部分”或“数量很大的部分”；

其次，应当结合上下文判断。在United States v.Williams 案的判决中提到“根据相关联的其它相邻单词，可以更精确地理解单词的意思。”本案中含义模棱两可的“主要（substantial）”一词，也可以根据其相邻单词“全部（all）”和“部分（portion）”这两个单词来理解，而这两个相邻单词明显是数量范畴的词语，因此与之相对应的“主要（substantial）”一词，也应以数量标准进行衡量。

再次，从整个条款结构分析，如果对于“主要部分”作质量层面的理解，那条文后半段中的“组成部分（components）”一词的出现将会显得毫无必要。从这个角度，也印证了“主要部分”当以数量标准进行理解。

最后，Promega公司建议法院通过调查实际情况来对适用数量标准抑或质量标准来认定“主要部分”进行个案判断，但法院最终拒绝了这一建议，因为法院认为应从根本上解释该条文中的歧义，而不应仅仅是临时性的个案判断。

因此，联邦最高法院最终认为应当采用“数量标准”对“主要部分”进行解释。

（2）“主要”包括“单个”吗？

确定了对“主要部分”采用数量标准来衡量之后，紧接着需要解决的是本案第二个争议点：主要部分的组件是否包括仅有的单个组件。

依然从条文字面分析，第271(f)(1)条中所有有关“组件”的用词都是复数（components），因此可以初步理解为只有“多于一个”组件才构成条文所述的“主要部分”的组件。

其次，第271(f)条的上下文进一步证实了上述理解的正确性。法院认为，第271条的上下两个条文是协调一致，共同发生效力的。

作为该条文的一部分，第271(f)(2)条规定，如果未经授权，在美国境内组装某专利产品的组件构成专利侵权，那么如果组装地改为美国境外，只要其中任何非商品性组件（any component）是专门为用于该专利产品而制造或改装的，且来自于美国境内，则同样构成专利侵权。

倘若将上述第271(f)(1)条中的“组件”理解为包含单个组件，岂不是同第271(f)(2)条中明确规定的“任何（单个）组件”相冲突？只有将“主要部分”理解为多于一个组件才可以实现上下两个条文的协调性。

因此，联邦最高法院最终确认，“主要部分”应理解为多于一个的组件，不包括单个组件。仅仅是单个组件不符合第271(f)(1)条中构成侵权的要求。

（但阿力托大法官和托马斯大法官对此并不认同，他们认为无法从条文中看出符合“主要部分”标准的具体数量）

案件结果